Derecho Mercantil, Jurídico 


¿Es posible registrar como marca los signos olfativos, gustativos y táctiles?

La marca es el signo distintivo al que recurre el empresario para dar a conocer y distinguir sus productos o servicios en el mercado frente a los competidores. En esta materia debemos aplicar la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que elaborada con el fin de adaptarse a la normativa comunitaria, concretamente a la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y al Reglamento 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, modificó el concepto legal de la marca.

En la actualidad, ya no es suficiente con que la marca tenga una capacidad o fuerza distintiva, sino que es necesario otro requisito esencial, es decir, la representación gráfica. Su introducción no plantea problemas en relación con las marcas denominativas, gráficas, tridimensionales o sonoras, pero sí que lo hace cuando nos referimos a los signos invisibles o inmateriales, esto es, marcas olfativas, gustativas y táctiles que carecen de una representación gráfica pero que pueden tener una suficiente fuerza distintiva. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es posible registrar como marca esos signos?

¿Cómo se representa el olor?

¿Cómo se representa el olor?

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) interpretó el requisito de representación gráfica de forma flexible en el caso “the smell of fresh cut grass”, donde una empresa holandesa solicitó el registro como marca el “olor a hierba recién cortada” para las pelotas de tenis. La Segunda Sala consideró en la Resolución de la Sala de Recurso de 11 de febrero de 1999 que la marca “olor a hierba recién cortada”, es decir, un signo olfativo, podía ser registrada al contar con una representación gráfica. Así, ésta consistía en una detallada, adecuada e inequívoca descripción verbal pues el olor recordaba a “la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables”. Con este pronunciamiento, la OAMI dio a entender que se cumple el requisito de representación gráfica si el signo olfativo puede ser descrito de tal manera que transmita su contenido de forma precisa y clara.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) adoptó una postura más estricta en la Sentencia de 12 de diciembre de 2002, conocida como el caso Sieckmann. El Tribunal admitió la posibilidad de registrar como marca los signos invisibles, pero estableció que la representación gráfica debe ser “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”, requisitos conocidos como los criterios Sieckmann y convertidos en doctrina básica. En este concreto asunto, el litigio versaba sobre el registro de una marca olfativa y el Tribunal rechazó que en el caso de las fragancias esta pudiera representarse a través de la formula química, descripción verbal, el depósito de la muestra de olor o la combinación de varios de estos elementos precisamente por incumplir los criterios antes señalados. El pronunciamiento sostenía que la formula química no representa el olor sino la sustancia, la descripción carece de claridad, precisión y objetividad, y finalmente, la muestra no es lo suficientemente duradera pues pierde sus propiedades con el tiempo.

Por lo tanto, ¿cómo se representa el olor? Los Tribunales no parecen estar de acuerdo y en los países en los que se aplican los criterios Sieckmann no se ha encontrado una forma de representación gráfica. La confusión también se extiende a las marcas gustativas y táctiles, pues la OAMI rechazó una solicitud presentada por una farmacéutica que pretendía registrar como marca el sabor a fresa (Resolución de la Sala de Recurso de 5 de diciembre de 2001) por carecer de precisión y claridad. Con todo ello, vemos que no existe un modo generalmente aceptado de representación gráfica para estos signos, de modo que, por el momento, su registro resulta difícil.

 

Vía| Derecho Comunitario

Más información| Expansión

Imagen| Olfato

En QAH| ¿Qué tipos de marca hay?

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